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结合案例浅析商标申请通过使用获得显著特征(商标法第十一条第二款规定)的认定要点

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商标的主要功能是区分商品或者服务的来源,描述商品或者服务特点的标志本身不具备商标应有的显著性,但可以通过使用取得显著特征,从而具备区分商品或者服务来源的功能。


【相关依据】 《中华人民共和国商标法》第十一条   下列标志不得作为商标注册:


(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;


(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;


(三)其他缺乏显著特征的。


前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。


在标志自身缺乏显著性的情况下,其并不当然失去作为商标获准注册的可能性,该标志亦可以通过在市场流通、经营过程中的实际使用,获得其固有含义之外的“第二含义”,即通过实际、有效使用获得显著性。


在判断标志是否通过使用获得显著性时,应当结合以下因素进行考量:1、该标志实际使用的方式、效果、作用,即是否以商标的方式进行使用,在此应当以是否能够达到识别商品或服务的来源为判断基准;2、该标志实际持续使用的时间、地域、范围、销售规模等经营情况;3、该标志在相关公众中的知晓程度;4、该标志通过使用是否具有显著性的其他因素。本文将通过下述案例,探讨通过使用获得显著特征的认定要点。



【案例一】关于第27010414号“这!就是街舞”商标驳回复审案

商评字[2019]第0000132943号

(申请人:优酷网络技术(北京)有限公司)



商标
样稿

001.png

申请

项目

4101,培训;

4102,安排和组织会议;组织教育或娱乐竞赛;

4104,(1)提供在线电子出版物(非下载);

4105,(1)广播和电视节目制作;(1)电视文娱节目;(1)除广告片外的影片制作;(1)通过视频点播传输提供电影(不可下载);(2)娱乐信息;(1)电影胶片的分配(发行);(2)在计算机网络上提供在线游戏;(1)通过视频点播传输提供电视节目(不可下载);(2)俱乐部服务(娱乐或教育);(2)娱乐服务;(1)提供在线录像(非下载)

案件

概述

“这!就是街舞”属于日常生活用语,作为商标指定使用在第41类培训、组织教育或娱乐竞赛等服务上,容易被消费者识别为宣传用语,而不作为商标识别,无法起到区分服务来源的作用,以缺乏显著性为由驳回申请,申请人提起复审。

复审阶段提供的证据

1、“这!就是街舞”节目介绍;

2、“这!就是街舞”的广泛宣传及使用证据;

3、“这!就是街舞”相关媒体报道。

评审

认为

根据本案中申请人提交的证据可以表明,《这!就是街舞》系优酷、天猫、微博、巨匠出品联手灿星制作的街舞选拔类真人秀。同时,百度、豆瓣网等多家网络媒体对《这!就是街舞》亦进行了宣传报道。新京报评:“节目本身,在一定程度上打破小众流行文化圈层和专业的次元壁,就是一种胜利。”《这!就是街舞》节目在娱乐行业已经具有一定的社会知名度。

据此,在案证据足以证明申请商标“这!就是街舞”经同名综艺节目的宣传使用,使申请商标获得了更强的识别性和显著性,若注册使用在第41类娱乐服务、电视文娱节目等服务上,可以起到区分服务来源的作用,具备了商标应有的显著特征。

裁决

结果

予以初步审定



【案例二】关于第13956115号“理财通”商标驳回复审案

商评字[2018]第0000179599号

(申请人:腾讯科技(深圳)有限公司)



商标
样稿

002.png

申请
项目
3601,保险;
3602,金融管理;金融赞助;通过网站提供金融信息;电子转账;金融服务;
3604,不动产代理;
3607,募集慈善基金;
3608,代管产业;信托
案件
概述
申请商标由中文文字“理财通”构成,其使用在金融服务、保险等复审服务上仅直接表示了服务的内容等特点,以缺乏显著性为由驳回申请,申请人提起复审。
复审阶段提供的证据
1、在36类服务上因缺乏显著性被驳回而无效的商标档案信息;
2、申请人“理财通”在先使用证据;
3、理财通官方网站;
4、网络媒体对“理财通”的部分转载、报道;
5、通过国家图书馆电子数据库查询到的部分平面媒体对“理财通”的报道;
6、“理财通”新浪微博、百度贴吧截图。
评审
认为
根据本案现有证据,2014年1月16日,网易财经即已报道了微信理财通上线。之后,人民网、搜狐网、凤凰网、中国证券报、金融时报等媒体均对“理财通”商标进行了宣传和报道,申请人提交的使用宣传证据表明申请人对“理财通”品牌产品进行了长期、广泛的宣传和使用。由此可见,申请人通过对“理财通”品牌进行了大量的使用和宣传,增强了“理财通”作为商标的显著性,若注册使用在第36类金融服务、保险等服务上,足以产生识别服务来源的作用,具备了商标应有的显著特征。如果不准予其注册,必定会影响“理财通”品牌产品的推广、应用和保护,影响业已形成的稳定的市场秩序。
裁决
结果
予以初步审定



【案例三】关于第21016545号“理财通”商标驳回复审案

商评字[2018]第0000179598号

(申请人:腾讯科技(深圳)有限公司)



商标
样稿

003.png

申请
项目
3601,保险信息;
3602,金融咨询;金融分析;金融服务;在线实时货币交易;权益性资本投资;货币权利的取得和转让;电子转账;期货经纪;通过使用会员卡为他人在参与机构提供折扣;股票和债券经纪;基金投资;通过网站提供金融信息;贸易清算(金融);
3606,担保;
3607,募集慈善基金;
3608,信托
案件
概述
申请商标由中文文字“理财通”构成,其使用在金融服务、保险信息等复审服务上仅直接表示了服务的内容等特点,以缺乏显著性为由驳回申请,申请人提起复审。
复审阶段提供的证据
1、申请人简介及获奖情况;
2、互联网关于申请人的宣传报道资料;
3、互联网关于“理财通”商标的宣传报道资料;
4、申请人第13956115号“理财通”商标以及引证商标的详细信息。
评审
认为
根据本案现有证据,2014年1月16日,网易财经即已报道了微信理财通上线。之后,人民网、搜狐网、凤凰网、中国证券报、金融时报等媒体均对“理财通”商标进行了宣传和报道,申请人提交的使用宣传证据表明申请人对“理财通”品牌产品进行了长期、广泛的宣传和使用。由此可见,申请人通过对“理财通”品牌进行了大量的使用和宣传,增强了“理财通”作为商标的显著性,若注册使用在第36类金融服务、保险信息等服务上,足以产生识别服务来源的作用,具备了商标应有的显著特征。如果不准予其注册,必定会影响“理财通”品牌产品的推广、应用和保护,影响业已形成的稳定的市场秩序。
裁决
结果
予以初步审定



【案例四】关于第22537374号“发育宝”商标驳回复审案

商评字[2018]第0000094849号

(申请人:上海信元动物药品有限公司(原申请人:佑达股份有限公司))



商标
样稿

004.png

申请
项目
3102,玉米;
3108,宠物饮料;饲料;动物饲料用氧化钙;动物食品;宠物食品;动物催肥剂;牲畜强壮饲料;动物食用谷类加工副产品;
3110,动物栖息用干草
案件
概述
申请商标由中文文字“发育宝”构成,其使用在宠物食品等复审商品上仅直接表示了商品的质量等特点,以缺乏显著性为由驳回申请,申请人提起复审。
复审阶段提供的证据
1、“发育宝-S”品牌产品宣传手册、官方网站对申请人及其关联企业的介绍;
2、“发育宝-S”品牌系列产品实物照片、官网产品信息;
3、授权文件、产品进口登记证、进口金额统计情况、产品进口检疫检验证明、审计报告、财务报表、经销协议、销售发票、支付宝交易记录等有关“发育宝-S”品牌使用情况的证据材料;
4、参展照片、参展合同、杂志刊登页面、店招宣传、相关报道等有关“发育宝-S”品牌宣传情况的证据材料;
5、“发育宝-S”品牌产品获得的荣誉;
6、有关商标注册证等。
评审
认为
申请人提交的经销协议、销售发票等使用证据及杂志页面、展会照片等宣传证据可知,申请人对“发育宝-S”品牌在宠物食品等商品上进行了大量的使用和宣传,增强了“发育宝”作为商标的显著性,申请商标“发育宝”为申请人“发育宝”商标的对应中文简体,注册使用在第31类饲料、宠物食品等商品上,足以产生识别商品来源的作用,具备了商标应有的显著特征。
裁决
结果
予以初步审定



由上述案件不难看出,申请商标被认定为缺少显著性而遭遇驳回时,可通过递交实际、真实的商标性使用证据,证明申请商标已经具备区别功能,构成通过使用获得显著特征的情形,从而通过初审。

在复审中所提交的证据将最终决定申请商标是否可以通过初审。为提高复审成功率,建议:1、递交在申请项目范围内的真实有效的商标性使用证据,即申请项目与实际使用证据范围要对应;2、递交可以证明销售范围、规模、持续时间的使用证据,如全球范围内销售合同、商标注册证、出口报关单、品牌荣誉等;3、递交第三方对于申请商标的评价、报道,如各路媒体报道、国家图书馆出具的检索报告等;4、递交申请商标宣传相关证据,如参与展会、赞助赛事等。

已满足《商标法》第十一条第二款构成要件的申请商标将可以通过初审,获得商标专用权,但由于标志中部分构成仍为描述商品或服务势必会用到的词汇,故仍无法排除他人在必要限度内,善意使用该词汇来描述其他商品或服务,该行为将不会判定为侵权。

品源律师事务所   李琳


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