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关于PPH请求的一些规则和能否成功通过的判断案例

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导读:对于希望快速审查尤其是希望快速获得授权的申请人来说,预判PPH能否成功通过是很有价值的。大多数申请人通常是不熟悉PPH请求的相关规定和条件的,需要专利代理师帮助申请人进行判断。如果能够提前准确地判断出一个专利申请是否符合PPH请求的条件,而不是盲目地提交PPH申请,就能够提高PPH请求的成功率,节约申请人的经济成本和时间成本,并且避免增加专利代理师和审查员不必要的工作量。


那么从专利代理师和申请人的角度来说,如何判断PPH请求能否成功通过呢?本文将通过一个特殊案例进行详细分析。


一、前言


PPH(The Patent Prosecution Highway),中文称为专利审查高速路,是目前在国际上以双边协议或多边协议形式存在的一种加快协议国之间专利审查的程序性机制。具体来说申请人在首次申请受理局(Office of First Filing, OFF)提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权力要求被确定为可授权时,可以向后续申请受理局(Office of Second Filing, OSF)对后续申请提出加快审查请求。


从2011年11月开始至今,中国国家知识产权局(下文简称为CNIPA)参与专利审查高速路(PPH)项目已经13年有余。日本是第一个与中国建立PPH请求通道的国家,在此之后,中国又陆续与美国、德国、韩国等大多数国家之间建立了PPH项目。由于PPH请求具有审批加快、节省费用、授权率高等优点,因此已越来越多地被申请人所应用。


在这种机制下,当首次申请或较早审查的一国专利局决定授予某项专利时,根据申请人的请求,另一加入PPH的专利局的相应申请在满足一定条件的情况下,就会进入这种加快审查的机制内。


二、提出PPH请求需满足的要求


1、PPH请求时机


加入PPH的各国,在请求时机方面的具体规定不尽相同,例如:在日本,要求在提出PPH请求之时,JPO对本申请的审查尚未开始。美国的规定类似于日本,也是要求在提出PPH请求之时USPTO对本申请的审查尚未开始;且临时申请、植物专利申请、外观设计申请、复审程序中均不能适用PPH高速路。而在韩国,KIPO规定提交PPH请求时必须已向KIPO提交了审查请求,或者在向KIPO提交PPH请求的同时提交审查请求;PPH加快请求可以在审查尚未启动之时提出,也可以在审查已经启动之后提出。


至于中国,请求时机方面的规定是:申请必须已经公开;必须在申请已经进入实质审查阶段或者在提出实质审查请求的同时提出PPH请求;在提出PPH请求之时CNIPA尚未对本申请进行审查;CNIPA申请必须是电子申请。


2、权利要求需要充分对应


要满足加快审查的要求,向O S F提出申请的权利要求的范围必须小于或者等于其对应的、在OFF中被认为可授权或具有可专利性的申请的权利要求的范围。这种对权利要求“对应”的限定是比较严格的,基本上在文字上要完全相同,如果是相似,则仅限于考虑翻译和权利要求格式造成的差异性。与OFF对应申请中可授权的权利要求相比,OSF申请的权利要求不得引入新的或者不同类型的权利要求。   


申请人在CNIPA提出实质审查请求时以及在收到CNIPA作出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对包括权利要求在内的申请文件主动提出修改。因此,申请人需要注意修改的时机,以使CNIPA申请的权利要求和在对应申请中被工作结果认定为具有可授权/具有可专利性的权利要求充分对应。


另外,需要注意的一点是,在实践过程中,有时候会遇到其他国家的同族申请正处于审查过程中尚未获得肯定性意见或授权通知,对于这种情况,申请人也可以考虑先不要对中国申请提交实审请求,以免很快到达进入实审阶段3个月,丧失了主动修改机会,而不能修改为与OEE申请权项充分对应,而阻碍了PPH请求。         


3、PPH路径


从基本框架上区分,PPH可以分成常规PPH(亦称普通PPH)和PCT-PPH两种。前者是以某国家或地区专利局为OFF,其申请的可授权意见为依据,向OSF提出的加快审查请求。而后者是指PCT申请的申请人,从特定的国际检索单位或国际初步审查单位收到肯定的书面意见或国际初步审查报告,指出其PCT申请中至少有一项权利要求具有可专利性,申请人可以请求有关国家或地区阶段的申请加快审查。   


(a)PCT-PPH:


对应的PCT申请的国际阶段的最新国际工作结果指出至少一项权利要求可授权/具有可专利性。上述最新国际工作结果包括国际检索单位的书面意见(WO/ISA)、国际初步审查单位的书面意见(WO/IPEA)或国际初步审查报告(IPER)。


(b)常规PPH:


至少有一个对应申请,其具有一项或多项被其他局认定为可授权/具有可专利性的权利要求。


其中,权利要求"被认定为可授权/具有可专利性"是指,审查员在最新的工作结果中明确指出权利要求是可授权/具有可专利性的,即使本申请尚未得到专利授权。


对于常规PPH,又可以根据提出OFF申请的不同分为巴黎公约路径和PCT路径两种。对于巴黎公约路径,是在OFF申请的优先权期限内,以巴黎公约途径进入到OSF,而后在满足一定条件下对OSF申请提出加快审查请求。对于PCT路径,是指OFF申请和OSF申请均是以PCT申请进入国家阶段的方式提出的,申请人在满足一定条件下对OSF申请提出加快审查请求。


在具体实践过程中,由于PCT-PPH路径比常规PPH路径便捷,通常采用的顺序是,先查看国际局是否给出了肯定性的审查意见,判断能否走PCT-PPH路径,如果不能,则再判断其他同族专利申请是否有肯定性的结果,然后再确定是否可以通过常规PPH路径来进行加快。


三、具体案例   


下面通过一个特殊案例来详细分析。


案例   代理所案号:BYIM190946PPE-CN(中国申请号:201680091619.5;PCT国际申请号:PCT/US2016/067167)


概要:本申请是根据PCT国际条约进入中国的国家阶段申请,对于本申请,国际检索报告的书面意见中对于三性给出了肯定性的意见,并且本申请的美国同族申请已经授权,那么按照通常情况来说,很容易以为本申请是能够通过PPH进行加快的。那么本申请真的能够符合PPH请求规定的条件吗?


我们进一步的详细分析如下。


1、能否利用PCT-PPH路径


首先,查看本申请的国际检索报告的书面意见,可以看到国际局WIPO对于本申请的三性给出了肯定性的意见,即认可本申请是具有新颖性、创造性、实用性的:


001.png


进一步,查看书面意见的其他部分,代理师发现除了三性意外,国际局在书面意见中还指出了本申请的其他缺陷如下:   



需要注意的一点是,在旧的规定中,“若构成PCT-PPH请求基础的WO/ISA、WO/IPEA或IPER的第Ⅷ栏记录有任何意见,申请将不能够要求参与PCT-PPH项目试点”的要求已经被修改。自2017年7月1日起,当第Ⅷ栏中的书面意见属于下述情形者,申请人可以向国家知识产权局提交PCT-PPH请求。


所述情形包括:


1.第Ⅷ栏中的审查意见不涉及向国家知识产权局提出PPH请求所对应的权利要求,或;


2.第Ⅷ栏中的审查意见仅涉及说明书或附图所存在的缺陷。


对于上述两种情形,在满足其他PPH请求适格性条件的前提下,申请人可向国家知识产权局提出PPH请求,并在《参与专利审查高速路(PPH)试点项目请求表》的E栏“说明事项”的第3项“特殊项的解释说明”中简述符合第Ⅷ栏提交情形的理由。


假设本申请的PCT申请的检索报告的书面意见PCT/ISA/237表的第VIII栏中无审查意见、或者审查意见的内容仅涉及说明书或附图而并不涉及权利要求书,则可以通过PCT-PPH路径来进行加快。   


然而,实际上,本申请的PCT申请的检索报告的书面意见PCT/ISA/237表的第VIII栏中指出了缺陷,并且该缺陷不属于上述规定的符合第Ⅷ栏提交情形,因此本申请不能通过PCT-PPH路径来进行加快。


2、能否利用常规PPH路径


本申请的美国优先权申请(申请号为:US 15/381,511)已经授权,假设本申请与美国申请之前的关系符合规定,则可以利用美国申请来加快中国申请。


那么是否可以利用该美国申请来加快中国申请呢?现在需要判断本申请与美国申请之间的关系是否符合规定,代理师注意到本申请的PCT公开文本首页中有如下信息:


004.png


可以看出,美国优先权申请即在先申请的申请日与本专利申请的申请日为同一天2016年12月16日,不符合中国专利法第29条的规定,因此在新申请提交后专利局会发出视为未要求优先权通知书,该优先权不成立。


本申请的其他同族申请(包括欧洲、日本、韩国同族申请)均要求了美国申请的优先权,因此虽然对应的同族申请已经授权,但是本申请与在先审查局(OEE)申请之间不能建立关联,因此本申请不能利用常规PPH来进行加快。


小结:综上,本申请的PCT申请审查结果和美国优先权申请的审查结果均不能使用,本申请不能通过PPH项目来进行加快,如果提交PPH请求,是不能成功通过的。


四、总结


对于中国申请来说,并不是只要在任何国家存在一个同族申请具有了肯定性意见或授权通知就一定能够利用PPH进行加快的。判断PPH请求能否成功需要充分考虑到各国同族申请的审查历史,针对每个案件的具体情况详细具体分析,而不是简单地一概而论,这样才能准确地做出判断。


PPH高速路是随着全球专利申请量不断攀升、专利制度逐渐国际化、标准化发展的过程中建立起来的一种新的、有利于申请人的程序性制度,代理师和申请人有必要充分了解这种制度,利用它为自己获得更好的专利保护。


北京品源专利代理有限公司   谭营营


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