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专利代理的"期限"问题,我们需要注意什么?

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在专利代理的工作中,我们时常会遇到“期限”一词。本文将结合专利法、专利法实施细则和专利审查指南,浅析专利代理过程中的期限问题。
  1. 期限是什么?


期限是指法律规定或者当事人约定的一定时间。就专利代理人的日常工作而言,期限通常可以分为:法条期限和客户期限。法定期限是指专利法和专利法实施细则中规定的期限。客户期限是指专利代理人和客户约定的期限。本文中的期限主要针对法条期限进行阐述。
从法条期限的明确性角度上,期限可以分为法定期限和指定期限。
法定期限为专利法、专利法实施细则和专利审查指南中已经明确规定的期限。例如,专利法第29条第2款规定:“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。”其中,“第一次提出专利申请之日起十二个月内”或“第一次提出专利申请之日起六个月内”就是法定期限。
指定期限为专利法、专利法实施细则和专利审查指南中提到的“在指定的期限内”所涉及到的期限。指定期限在专利法和专利法实施细则中没有明确规定,但是在下达的相关文件中会注明。例如,专利法实施细则第31条第2款规定:“要求优先权,但请求书中漏写或者错写在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称中的一项或者两项内容的,国务院专利行政部门应当通知申请人在指定期限内补正;期满未补正的,视为未要求优先权。”所提到的“指定期限”就是要求优先权的补正期限,该期限具体是在国务院专利行政部门下达的补正通知书中注明的。
从法条期限的可挽回角度上,期限可以分为可恢复期限和不可恢复期限。
专利法实施细则第6条第1款、第2款规定:“当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,导致其权利丧失的,自障碍消除之日起2个月内,最迟自期限届满之日起2年内,可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。
除前款规定的情形外,当事人因其他正当理由延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,导致其权利丧失的,可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。”
可恢复期限是指细则第6条第1款和第2款所涉及到的因不可抗拒的事由或因其他正当理由延误的期限。
但专利法实施细则第6条第5款规定:“本条第一款和第二款的规定不适用专利法第二十四条、第二十九条、第四十二条、第六十八条规定的期限。”其中,专利法第24条为不丧失新颖性的宽限期,专利法第二十九条为优先权的期限,专利法第42条为专利权的期限,专利法第68条(2020年第4次修订之前的专利法,修订后为第74条,下述均为第74条)为诉讼时效。
不可恢复期限是指法24条、法29条、法42条和法74条中规定的期限。
从法条期限的可挽回角度上,期限还可以分为可延期期限和不可延期期限。
专利法实施细则第6条第4款规定:“当事人请求延长国务院专利行政部门指定的期限的,应当在期限届满前,向国务院专利行政部门说明理由并办理有关手续。”
可延长期限是指专利法第6条第4款所涉及到的国务院专利行政部门指定的期限。
专利法实施细则第71条规定:“在无效宣告请求审查程序中,专利复审委员会指定的期限不得延长。”
不可延长期限是指法71条规定的无效宣告程序中指定的期限。
  2.为什么要注意期限?
我们可以从两个阶段——申请前和申请处理过程中,来分析注意期限的原因。
1)申请前注意期限
在申请前注意期限,是为了获得一个较早的申请日。
在判断专利申请的新颖性和创造性时,申请日是一个重要的时间节点。
专利法第22条第2款规定:“新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”
专利法第22条第3款规定:“创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。”
评判新颖性和创造性的对比对象中都包含“现有技术”。专利法第22条第5款规定:“本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”评判现有技术的时间节点即为申请日。
评判新颖性的另一个对比对象为抵触申请。专利审查指南第2部分第3章第2节中规定:“根据专利法第二十二条第二款的规定,在发明或者实用新型新颖性的判断中,由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日)公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便,在判断新颖性时,将这种损害新颖性的专利申请,称为抵触申请。”抵触申请的时间节点也为申请日。
可见,争取一个最早的申请日,对于专利申请的新颖性和创造性尤为重要。
2)申请过程中注意期限
在申请处理过程中注意期限,一方面是为了使专利权人实际享有的专利权期限最大化。
专利法第42条第1款规定:“发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权的期限为十年,外观设计专利权的期限为十五年,均自申请日起计算。”专利权的起算日为申请日,专利申请处理过程中的时间都包含在专利权的期限中。所以,实际享有的专利权期限是指专利授权后到专利权终止这一时间段的期限。也就是除去从申请日起至专利授权这一时间段之外的专利权期限。
可见,在申请处理过程中,缩短处理的期限,争取尽快授权,可以使专利权人实际享有的专利权期限最大化。
在申请处理过程中注意期限,另一方面是为了避免申请人的权益受到损害。
申请人的权益受到损害,一方面是权利的丧失。
专利法实施细则第31条第2款规定:“要求优先权,但请求书中漏写或者错写在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称中的一项或者两项内容的,国务院专利行政部门应当通知申请人在指定期限内补正;期满未补正的,视为未要求优先权。”
关于优先权,在指定期限内未补正,视为未要求优先权。可见,超过期限会导致专利申请的优先权丧失,同时,在先申请还会对在后申请的新颖性产生影响。
同样的,参照专利法实施细则第110条第4款的规定,关于进入中国国家阶段的国际申请要求国际阶段的优先权,在指定期限内未补交在线申请文件副本,其国际阶段的优先权视为未提出。可见,超过期限未补正,国际阶段的优先权也会丧失。
专利法实施细则第41条第2款规定:“发明专利申请经审查没有发现驳回理由,国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的,国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定,并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的,国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请;申请人期满未答复的,视为撤回该发明专利申请。”
针对双报的情况,即同一申请人在同日(指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,但是期满未答复声明放弃实用新型专利权的,发明专利申请就会被视为撤回。可见,如果发明人想要保留发明专利的专利权,就会因为超过期限,导致发明专利的专利权丧失。
专利法实施细则第42条第2款规定:“国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十四条或者第三十五条的规定的,应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改;申请人期满未答复的,该申请视为撤回。”
对于不符合单一性的专利申请,在指定期限内未答复的,专利申请就会被视为撤回。这时,母案被视为撤回,就无法对母案提出分案申请。母案的专利权丧失的同时,也失去了分案申请的机会。
专利法实施细则第44条第6款规定:“国务院专利行政部门应当将审查意见通知申请人,要求其在指定期限内陈述意见或者补正;申请人期满未答复的,其申请视为撤回。”
对于初步审查不符合要求需要补正的专利申请,若没有在指定期限内陈述意见或补正,该申请就会被视为撤回,同时,该申请的权利也就丧失了。
专利法实施细则第54条第2款规定:“期满未办理登记手续的,视为放弃取得专利权的权利。”
国务院专利行政部门已经作出授予发明专利权的决定,但期满未登记,就视为放弃了专利权,也就丧失了该专利的专利权。
专利法实施细则第63条第1款规定:“专利复审委员会进行复审后,认为复审请求不符合专利法和本细则有关规定的,应当通知复审请求人,要求其在指定期限内陈述意见。期满未答复的,该复审请求视为撤回;经陈述意见或者进行修改后,专利复审委员会认为仍不符合专利法和本细则有关规定的,应当作出维持原驳回决定的复审决定。”
收到复审通知书,但没有在指定期限内陈述意见,复审请求就会被视为撤回,就失去了复审请求的机会,该申请的权利也就丧失了。
专利法实施细则第56条第3款规定:“专利权评价报告请求书不符合规定的,国务院专利行政部门应当通知请求人在指定期限内补正;请求人期满未补正的,视为未提出请求。”
专利法实施细则第60条第3款规定:“复审请求书不符合规定格式的,复审请求人应当在专利复审委员会指定的期限内补正;期满未补正的,该复审请求视为未提出。”
请求书不符合规定的,在指定期限内未补正,视为未提出该请求。
专利法实施细则第95条第1款、第96条和第99条规定,期满未缴纳费用或者未缴足的,视为未提出请求。
可见,在专利申请阶段,超过期限,会导致专利申请的权利丧失。
申请人的权益受到损害,另一方面是金钱的损失。
虽然专利法实施细则第6条第1款和第2款规定:因不可抗拒的事由或因其他正当理由延误专利法或者专利法实施细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,可以向国务院专利行政部门请求恢复权利,但是恢复权利需要缴纳恢复权利请求费。
专利法实施细则第6条第4款规定当事人因正当理由可以延长国务院专利行政部门指定的期限,但是延长期限需要缴纳延长期限请求费。
不管是恢复权利还是延长期限,都会对申请人的金钱造成损失。
3.超过期限怎么办?
对于期限,我们要严格遵守,尤其是法24条、法29条、法42条和法74条中规定的不可恢复的期限。
1)针对超期中的恢复权利的手续
对于因不可抗拒的事由或因正当理由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,导致其权利丧失的:
专利审查指南(5-39)中规定:“根据专利法实施细则第六条第二款规定请求恢复权利的,应当自收到专利局或者专利复审委员会的处分决定之日起两个月内提交恢复权利请求书,说明理由,并同时缴纳恢复权利请求费。
根据专利法实施细则第六条第一款规定请求恢复权利的,应当自障碍消除之日起两个月内,最迟自期限届满之日起两年内提交恢复权利请求书,说明理由,必要时还应当附具有关证明文件。”
专利审查指南(5-40)中还规定:“当事人在请求恢复权利的同时,应当办理权利丧失前应当办理的相应手续,消除造成权利丧失的原因。例如,申请人因未缴纳申请费,其专利申请被视为撤回后,在请求恢复其专利权的同时,还应当补缴规定的申请费。”
2)针对超期中延长期限的手续
对于当事人因正当理由不能再期限内进行或者完成某一行为或者程序时:
专利审查指南(5-38)规定:“请求延长期限的,应当在期限届满前提交延长期限请求书,说明理由,并缴纳延长期限请求费。”
在专利代理的日常工作中,我们一定要严格遵守期限。逾期不仅会造成专利申请日的延后、专利权人实际享有的专利权期限缩短,以及申请人权益的损失,同时,逾期还会造成客户对专利代理人专业度的质疑,会降低客户的信任感。所以,在专利代理工作中,期限尤为重要。


王庚


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